从中美审查意见的对比来看如何答复美国审查意见

近年来，随着中国经济的不断发展和对外技术贸易的输出，国内申请人向国外，尤其是美国申请专利的数量逐渐增多。为了帮助中国申请人更好地答复美国审查意见，笔者根据多年专利代理实践，对中美的审查意见的类型和答复方式进行了对比。这些内容对于刚刚开始学习对美国审查意见进行答复的中国申请人和代理人可能是有益的。

1．美国专利法35 USC §112 (a) 与中国专利法第26条第3款、第26条第4 款关于不支持的部分和实施细则第20条2款的异同

美国专利法35 USC §112 (a)规定，“说明书应当包含发明本身以及发明作出和使用的方式和过程的完整、清楚、简洁、精确的书面描述，以使所属领域技术人员或最相关领域技术人员能够作出并使用该发明为准，并且应当阐述发明人所构想的实施其发明的最佳方式”。

这一条款表面上与中国专利法第26条第3款类似，但实际上在中国实践中第26条第4款关于说明书不支持权利要求和实施细则第20条第2款缺必要技术特征在美国一般也是用这一条款来反对的，因此在美国答复说明书不支持和缺必要技术特征的问题上需要注意侧重点的切换。

例1：37. 一种根据权利要求35的便携式媒体播放器，其中所述用户输入设备包括拨号盘或触摸板。

在美国，审查员以35 USC §112 (a)发出审查意见，认为说明书只公开了拨号盘的实施方式，未公开触摸板的实施方式。

中国申请人答复这一审查意见时，往往注意不到35 USC §112 (a)与中国的不支持条款的区别，简单地从是否支持方面进行答复，但在美国，答复这一审查意见时，要紧扣35 USC §112 (a)的要求，分析本领域技术人员为什么根据说明书的描述以及本领域公知常识，能够作出触摸板的方案。

例2：一篇美国审查意见指出，“壳体和气体是实施发明所必需的，但没有包含在权利要求1中，因此不符合35 USC §112 (a)的规定”，并指出，“本发明工作所需的壳体没有包括在权利要求1－9中。本发明工作所需的气体没有包括在权利要求1－14中”。

这样的一个问题在中国可能更多地是一个缺必要技术特征的问题，但在美国是用35 USC §112 (a)反对的。因此，答复这样的审查意见，不能象中国实践那样，先分析解决的技术问题，然后分析哪些特征是解决这一问题所必需的，而是必须分析为什么本领域技术人员阅读完说明书之后，能够作出权利要求1中不带壳体和气体的方案。例如，如果说明书中公开了带壳体和气体的实施方式，但也暗示了壳体和气体可以去掉，本领域技术人员就能够从这样的暗示中获得权利要求1的解决方案。

2．美国专利法35 USC §112 (b)与中国专利法26条第4款关于清楚的部分的异同

美国专利法35 USC §112 (b)规定，“说明书应当以一个或多个权利要求结束，在权利要求中具体指明并清楚地（distinctly)要求保护申请人认为是其发明的主题（subject matter）”

在实践中，很多中国专利实践中关于清楚的问题，在美国是通过35 USC §112 (b)反对的，因此，在美国答复关于清楚的异议时侧重点与中国有所不同。在美国答复35 USC §112 (b)时，需要从保护范围出发，分析这样的表述能够是权利要求的保护范围明确限定，以区别于其它的保护范围，而不是象中国实践一样单独争辩该表述为什么清楚。

3．美国专利法35 USC §103与中国专利法第22条第3款的异同

在美国的KSR案后，在判断对比文件能否结合的问题上，不仅只看对比文件声称的技术问题，要考虑发明完成时任何在本领域已知的需要或问题。如果从对比文件声称的技术问题上不能得出将对比文件与其它对比文件结合从而获得发明的技术方案的启示，但本领域已知这样的问题，也应认为存在这样的启示。然而，在中国，基本仍然仅考虑对比文件本身是否能给出启示，这是中美目前在创造性答复方式上的最大区别。

另外，KSR案后，对于已知特征的组合，只有当组合产生了预料不到的效果时才有创造性。

因此，中国申请人答复美国创造性问题的审查意见时，应注意两点：

第一，当采用区别特征＋效果的争辩方式时，此时的效果不能只是有益效果,需要是预测不到的效果，因为美国的最高法院明确了元素的组合只有在产生了预料不到的效果时才有创造性。

第二，当采用三步法答复时，最好争辩对比文件根本没有公开该特征，而不是说对比文件公开了该特征但本领域技术人员难以获得将对比文件结合的启示。如果该特征确实被对比文件公开而只能争辩本领域技术人员难以获得将对比文件结合的启示，要争辩不仅对比文件没有给出这种结合的启示，当时的现有技术中也没给出这种结合的启示。

作者单位：李镇江

作者单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所